ЗАО "BKR-Интерком-Аудит"
Материалы подготовлены группой консультантов-методологов ЗАО "BKR-Интерком-Аудит"

В связи с тем, что форма внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется независимо от места совершения этой сделки российскому праву, при оформлении договорных отношений необходимо выполнить требования, установленные нормами Российского Законодательства.

Напоминаем, что при оформлении внешнеторговой сделки установлена обязательность ее заключения в письменной форме.

Данное требование вытекает из пункта 3 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.

В соответствие со статьей 138 ГК РФ, интеллектуальная собственность юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности может использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя. Разрешение правообладателя на использование информации или иной интеллектуальной собственности третьими лицами оформляется гражданско-правовыми договорами: о передаче (уступке) исключительных прав или предоставлении лицензии (исключительной, неисключительной) на использование объектов.

ДОГОВОР УСТУПКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

При заключении договоров уступки права на результаты интеллектуальной деятельности все права на объекты интеллектуальной собственности передаются правопреемнику, который становится правообладателем со всеми вытекающими правами и обязанностями. Уступка исключительного права на товарный знак, знак обслуживания осуществляется в соответствии со статьями 25, 27 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В отличие от лицензионных договоров, рассматриваемых ниже, уступка предусматривает смену правообладателя с передачей последнему всех исключительных прав. Однако товарный знак может быть уступлен на часть товаров, для которых он зарегистрирован. При уступке товарного знака у него появляется новый владелец, который может со своей стороны разрешать или запрещать пользоваться этим товарным знаком другим лицам. Следует отметить, что договором об уступке товарного знака в отличие от лицензионного договора не требуется выставлять условие новому владельцу об изготовлении продукции надлежащего качества.

Лицензионный договор

Одной из форм, регулирующих отношения между правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом), является лицензионный договор, позволяющий лицензиату использовать отдельные объекты интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном договором. К этой категории относятся договор на передачу готовых научно - технических разработок - технологий, конструкций, содержащих незапатентованные технические решения, дизайн и тому подобное. Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и другое). Во всех договорах, предусматривающих передачу прав на использование сведений, составляющих коммерческую тайну, на пользователя должна быть возложена обязанность по соблюдению ее конфиденциальности.

Порядок применения данной формы договора регулируется Патентным Законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1. Патентная лицензия предоставляет право на использование патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и период его использования, а также форму платежа. Право собственности на охраняемый патентом объект промышленной собственности остается у лицензиара. В зависимости от объема передаваемых прав, лицензия, передаваемая по лицензионному договору, может быть исключительной или неисключительной. При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляет лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление аналогичных лицензий третьим лицам. По исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. К примеру, исключительная лицензия на одну и ту же технологию может быть предоставлена нескольким субъектам, если не совпадают территории действия переданных им прав и их права взаимно не пересекаются.

Таким образом, при заключении сделок в отношении объектов интеллектуальной собственности имеется возможность составить одновременно несколько лицензионных договоров и передать неисключительные права нескольким лицензиатам.

Передача в лизинг (аренда) интеллектуальной собственности

В данной категории коммерческих соглашений используется также лизинг (аренда) лицензий. Лизингом является аренда исключительного права на пользование патентом или иным объектом промышленной собственности на определенной территории, используемым в производственных или коммерческих целях лизингодержателем при сохранении прав собственности за арендодателем.

Договор коммерческой концессии

В главе 54 ГК РФ определен порядок оформления договорных отношений по заключению сделок на использование объектов интеллектуальной собственности в форме коммерческой концессии. Форма данного договора используется при предоставлении правообладателем пользователю комплекса исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, что позволяет рассматривать этот договор как разновидность лицензионных договоров. Так, согласно статье 1027 ГК РФ в комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, может быть включено право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, товарный знак, знак обслуживания, на использование деловой репутации и коммерческого опыта и другие предусмотренные договором объекты исключительных прав.

Условиями договора коммерческой концессии правообладатель может предусмотреть возможность передачи прав пользователем другим лицам в субконцессию. К тому же, договор может быть составлен так, что в нем сразу предусматривается обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии. Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.

Как лицензионный договор, так и договор коммерческой концессии являются возмездными. Вознаграждение по договорам может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей (роялти), отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Более подробно с вопросами, касающимися внешней торговли интеллектуальной собственностью, Вы можете познакомиться в книге ЗАО «BKR Интерком-Аудит» «Внешняя торговля интеллектуальной собственностью. Роялти».