Домбровская Елена, Центр Правовых Технологий «ЮРКОМ»

Borrowed thoughts, like borrowed money,
only show the poverty of the borrower.

Взятые взаймы мысли, как и деньги,
свидетельствуют о бедности берущего.

Английская пословица

Механизмы и инструменты правовой защиты исключительного права на фирменное наименование организации подробно изложены в Разделе VII Гражданского кодекса РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», в том числе в Главе 76 «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий». Судебная практика по данной категории споров весьма обширна, однако не все суды едины во мнениях при разрешении одинаковых правовых ситуаций.

В случае выявления фирм-двойников защите и охране подлежит исключительное право того юридического лица, чье фирменное наименование было первым включено в реестр (ЕГРЮЛ). При этом не имеет никакого значения, какое из юридических лиц раньше начало хозяйственную деятельность (абзац 2 пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»).

Специальная процедура регистрации фирменного наименования не разработана, оно считается зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица (смотри, например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.07.2010 по делу N А56-73403/2009).

Более того, если фирменное наименование организации совпадает с зарегистрированным товарным знаком иной организации, то наличие (или отсутствие) плагиата устанавливается согласно дате регистрации юридического лица и дате приоритета на товарный знак. Если окажется, что правообладатель товарного знака получил свидетельство позднее регистрации фирмы с аналогичным наименованием, то использование и размещение такого фирменного наименования не будет считаться заимствованием товарного знака другой организации (пункт 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Итак, фирменное наименование включает в себя несколько частей:

- организационно-правовая форма компании (общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество и др.);

- собственно название юридического лица, так называемая произвольная часть наименования (Ювеста, Соломон, Аркада и др.), - именно этот элемент подвергается плагиату;

- род деятельности организации, конкретизирующий специфику производимого товара, выполняемых работ и (или) оказываемых услуг. Данный элемент носит обязательный характер лишь для некоторых юридических лиц (страховые компании, кредитные организации, банки, ломбарды и др.).

Наименования некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений об охране и защите фирменных наименований, поскольку отсутствует элемент участия в хозяйственных отношениях и осуществления предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли (пункт 58.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»).

Различие в организационно-правовой форме как части фирменного наименования организаций само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения исключительного права, если совпадает произвольная часть фирменного наименования (пункт 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Согласно статье 1473 Гражданского кодекса РФ правовой охране и защите подлежит как полное, так и сокращенное фирменное наименование организации. Как правило, сокращенное фирменное наименование отличается лишь заменой организационно-правовой формы на соответствующую аббревиатуру. Произвольная часть фирменного наименования также может иметь сокращенную форму и в случае, если одна организация имеет название, которое сходно с сокращенным наименованием другого юридического лица, то это также признается нарушением прав последнего (смотри, например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.03.2010 по делу N А56-46628/2008).

Вместе с тем неоднозначно мнение судов относительно защиты права на фирменное наименование, в произвольной части которого содержится лишь указание на род деятельности организации, без оригинального имени компании. К примеру, при рассмотрении дела о защите права на фирменное наименование истца ОАО «Компрессорный завод» (сокращенное - ОАО «Компрессормаш») суд встал на сторону ответчика ООО «Краснодарский Компрессорный завод» (сокращенное - ООО «ККЗ») и установил, что словосочетание «компрессорный завод» согласно толковому словарю русского языка образует понятие «род деятельности», в связи с чем «…фирменные наименования сторон не тождественны по пунктуационному оформлению, количеству слов в наименовании, имеют различные сокращенные наименования... Спорящие стороны имеют различные адреса… Юридические лица созданы в разных организационно-правовых формах, истец включен в ЕГРЮЛ ранее ответчика под наименованием, не совпадающим с впоследствии зарегистрированным наименованием ответчика…» (смотри, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.02.2010 по делу N А32-14681/2009).

Закон строго запрещает использование одной организацией фирменного наименования другой или наименования, сходного до степени смешения, если указанные организации осуществляют аналогичную деятельность и в результате такого тождества или сходства фирменных наименований могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты (пункт 3 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ). При этом смешение однородных товаров, работ и услуг может иметь место, только если оригинальный правообладатель приступил к непосредственной производственной деятельности, и производимые им товары, работы и (или) услуги оказались тождественными с продукцией иной организации, работающей под тем же наименованием. Совпадение территориальных сфер деятельности как условие запрещения использования фирменного наименования в законе не оговорено, однако суды обращают на это внимание и зачастую отказывают в защите, если организации находятся и ведут деятельность на территориях различных субъектов Российской Федерации (смотри, например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.03.2011 по делу N А29-3421/2010).

Судебная практика едина в определении момента возникновения права организации на защиту фирменного наименования – начало производства и реализации, поскольку законодатель прямо указал, что необходимым условием нарушенного исключительного права является смешение потребителями и (или) контрагентами одновременно производимых и поставляемых на рынок товаров, работ и услуг (пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ).

Законный правообладатель фирменного наименования вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих прав и нарушенных интересов. Исковые требования к недобросовестной организации могут быть сформулированы следующим образом (пункт 4 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ):

1. прекратить использование тождественного или сходного фирменного наименования,

2. внести соответствующие изменения в устав в части наименования организации-плагиатора, удалить упоминание из иных документов (в том числе на упаковках, этикетках, материалах рекламного характера, на интернет-сайте и т.д.),

3. возместить убытки, причиненные в результате использования сходного наименования.

Исходя из общих принципов доказывания в арбитражном процессе, по данной категории дел истец не обязан обосновывать свою добросовестность в использовании фирменного наименования, - достаточно лишь подтвердить дату внесения записи в реестр и факт первоочередного приобретения права.

Вопрос о тождественности наименований (сходстве до степени смешения) может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 16 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). Схожесть до степени смешения определяется судом на основе формального сопоставления фирменных наименований спорящих сторон. В особо сложных ситуациях возможно проведение экспертизы в целях установления смешения и сходства фирменных наименований.

В предмет доказывания истца входят обстоятельства, подтверждающие аналогичность видов деятельности организаций по территориальному и родовому (деловому) признакам. Необходимо также привести доводы и доказательства реального заблуждения потребителей (контрагентов) относительно производителя продукции (работ, услуг) и ее (их) качества. В этом истцу поможет решение Федеральной антимонопольной службы по факту проверки действий спорящих сторон, которое обязательно представляется в материалы судебного дела. Следует отметить, что зачастую суды указывают, что смешение наименований истца и ответчика в сознании потребителей (контрагентов) могло возникнуть в результате действий самого истца, который в информационных сообщениях, в рекламе, на сайте и (или) в качестве доменного имени использует наименование, не совпадающее с тем, которое указано в ЕГРЮЛ и учредительных документах.

Удовлетворение первых двух исковых требований в случае подтверждения недобросовестных действий ответчика носит «безусловный» характер. Арбитражный суд, установив, что фирменные наименования юридических лиц тождественны или сходны до степени смешения, а осуществляемая ими деятельность относится к одному виду (роду), обязан защитить интересы той организации, которой в силу закона принадлежит исключительное право на использование фирменного наименования. Вместе с тем суды разных инстанций не сходятся во мнениях, по всем ли видам деятельности ответчику запрещается использовать сходное фирменное наименование. Как правило, ответчик сохраняет право использования в тех сферах, которые «не пересекаются» с деятельностью истца (смотри, например, судебные акты по делу N А57-9493/2009 по иску ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» к ООО «Саратовский завод строительных материалов» - Решение Арбитражного суда Саратовской области от 11.06.2010, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2010, Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2011).

Материальная составляющая иска – компенсация причиненных убытков – подвергается тщательному анализу со стороны суда , и от того, какие доказательства будут представлены истцом в подтверждение размера реального ущерба и упущенной выгоды, зависит решение суда в этой части заявленных исковых требований. В случае причинения убытков, связанных с потерей потребительского спроса или отказами контрагентов от сотрудничества, предлагаем представить в суд следующие документы: переписка с контрагентами, письмо об отказе от дальнейшего сотрудничества, акты реализации продукции в розничных магазинах за прошлый и текущий периоды и т.п.. Исковые требования в части взыскания убытков будут оставлены без удовлетворения, если истец не представит доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между заявленными убытками и действиями ответчика, наличие и размер убытков, вину ответчика в причинении данных убытков (смотри, например, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 23.11.2010 по делу N А59-611/2010, Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2010 по делу N А40-47200/09-51-409).